Виробництво фармацевтичних препаратів є однією з найрентабельніших промисловостей. За різними оцінками, рентабельність цього бізнесу становить 200–300% і, як бачимо, не набагато поступається рівню рентабельності будівельного бізнесу в Україні в його найкращі часи.

У галузі фармації постійно розробляють і створюють нові лікарські засоби із новими назвами. Факт подібності назв та упаковок лікарських засобів не потребує для пересічного споживача жодних доказів. Тому, зважаючи на чималі прибутки від фармацевтичного бізнесу, у багатьох недобросовісних виробників відповідної продукції виникає непереборне бажання скористатися добрим ім’ям та відомістю провідних фармацевтичних компаній.

Як повідомлялося в одному з попередніх номерів ПТ, Експертне бюро з питань інтелектуальної власності провело у квітні семінар на тему «Фармацевтика: особливості охорони та захисту прав інтелектуальної власності», на якому розглядали питання захисту різних об’єктів інтелектуальної власності у фармацевтичній галузі. У ролі доповідачів на семінарі виступили юристи провідних юридичних фірм, однією з головних практик яких є інтелектуальна власність (далі – ІВ).

Антимонопольний і суддівський захист

«Останнім часом інтелектуальна власність набуває все більшого значення майже в усіх сферах суспільних відносин, – повідомив на семінарі старший юрист ЮФ «Василь Кісіль і Партнери» Олександр Мамуня. – Не оминула ця закономірність і фармацевтичну сферу». Нові лікарські засоби запроваджують у господарський обіг з використанням певної оригінальної назви та оригінального зовнішнього вигляду як самого лікарського засобу, так і його упаковки.

У фармацевтичній галузі здебільшого використовують такі об’єкти ІВ:

• винахід (діюча речовина лікарського засобу, лікарська композиція, спосіб отримання речовини, нове застосування раніше відомої діючої речовини тощо);
• торговельна марка (назва лікарського засобу, під якою останній запроваджують у господарський обіг);
• промисловий зразок (форма, зовнішній вигляд лікарського засобу та/або його упаковки);
• комерційне (фірмове) найменування підприємства-фармвиробника.

Об’єкти права ІВ зазвичай є нематеріальними активами підприємства, приховати які майже не можливо, а у випадку торговельних марок і комерційних найменувань – недоцільно. Зважаючи на доступність зазначених об’єктів, будь-яка особа може використати їх у власній господарській діяльності, не маючи на це належних повноважень. В умовах масового порушення прав ІВ в Україні, зокрема у фармацевтичній галузі, актуальним є ефективний захист цих прав. «При цьому важливо пам’ятати, що захистити права ІВ особа може, лише застосовуючи заходи винятково юридичного, а не фактичного характеру», – додав пан Мамуня. Окрім того, лише в разі забезпечення ефективного правового захисту наведені об’єкти мають певну цінність.

Згідно з чинним законодавством України особа, яка вважає, що її права ІВ порушено, може звернутися як до суду, так і до АМК (в разі порушення прав ІВ у конкурентному середовищі), органів МВС (з метою притягнення порушника прав ІВ до адміністративної, а в певних випадках – до кримінальної відповідальності) та органів Держмитслужби (з метою контролю переміщення об’єктів права ІВ через митний кордон України). Найчастіше особа в позасудовому порядку користується «послугами» АМК.

«Використання адміністративно-правової процедури захисту прав інтелектуальної власності у конкурентному середовищі в АМК може бути ефективним, зокрема, у випадках неправомірного використання комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки, оформлення упаковки товарів суб’єкта господарювання, дій суб’єктів господарювання, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності, порівняльної реклами, що містить неправомірне порівняння з товарами, роботами, послугами чи діяльністю іншого суб’єкта господарювання та поширює інформацію, що вводить в оману», – зазначив старший юрист ЮФ «Василь Кісіль і Партнери». Скаржник при зверненні до АМК може вимагати визнання факту недобросовісної конкуренції, припинення недобросовісної конкуренції, офіційного спростування за рахунок порушника поширених ним неправдивих, неточних або неповних відомостей і накладення штрафу.

Якщо ж АМК зможе визнати певні дії неправомірним використанням комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки або оформлення упаковки товарів суб’єкта господарювання, він або скаржник має право звернутися до суду з позовом про вилучення відповідних товарів із неправомірно використаним позначенням як у виробника, так і у продавця. «Це особливо важливо для представників фармацевтичного бізнесу та споживачів», – підкреслив Олександр Мамуня. Окрім цього, на підставі рішення АМК заявник може звернутися до суду з вимогою про відшкодування шкоди, завданої неправомірними діями порушника.

Якщо ж особа, права якої порушено, не бажає використовувати адміністративно-правову процедуру захисту своїх прав, вона може звернутися безпосередньо до суду з позовом про припинення порушення прав на відповідний об’єкт ІВ (наприклад, винахід, корисну модель, знак для товарів і послуг, комерційне найменування, промисловий зразок тощо). Порушенням прав ІВ може бути використання об’єкта ІВ без необхідного дозволу власника прав, наприклад виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу, застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот, зберігання такого продукту в зазначених цілях тощо.

Норма ч. 2 ст. 432 ЦК України передбачає ряд способів захисту прав ІВ (наприклад, зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права ІВ; вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права ІВ, та знищення таких товарів тощо). Однак згідно з цією нормою суд лише у випадках та в порядку, встановлених законом, може застосувати зазначені способи захисту прав. «Разом з тим спеціальні закони України не передбачають деякі засоби захисту, встановлені вищезгаданою статтею, а це свідчить про відсутність підстав для застосування певних положень ч. 2 ст. 432 ЦК України, через що позивач у такій категорії справ не має широких можливостей щодо позовних вимог», – додав юрист.

Як судова, так і адміністративно-правова процедура захисту прав ІВ має свої переваги та недоліки. Відповідні механізми захисту прав істотно відрізняються його способами (вимогами, які заявник/позивач може висувати до порушника), межами розгляду справи (суд, на відміну від АМК, не має права виходити за межі позовних вимог), рівнем формалізації процесу розгляду справи (у суді процедура більш формальна), суб’єктним складом (АМК розглядає справи лише за участю суб’єктів господарювання, які є конкурентами), об’єктами права ІВ, які можуть бути предметом розгляду (так, АМК не розглядає справи про порушення прав на винаходи чи корисні моделі), юридичною силою рішень (рішення комітету можна оскаржити в суді) тощо.

«Проаналізувавши судову практику, зауважу, що абсолютна більшість рішень АМК, які оскаржуються в суді, підтримуються самим судом, – запевнив пан Мамуня. – Це певною мірою свідчить про якість рішень комітету». 

Судовий захист торговельної марки

Правове поле, яке регулює судовий захист прав ІВ на торговельну марку у фармацевтиці, формують дві складові: законодавство у сфері лікарських засобів та законодавство у сфері власне інтелектуальної власності. Про особливості цього питання розповів учасникам семінару адвокат ПЮА «Дубинський і Ошарова» Антон Коваль.

«Чинне законодавство України у сфері лікарських засобів містить декілька важливих норм щодо захисту прав ІВ», – повідомив адвокат. Головною з них є ст. 9 цього ж Закону «Про лікарські засоби» , відповідно до якого лікарські засоби допускаються до застосування в Україні після їх державної реєстрації. «У державній реєстрації може бути відмовлено, коли внаслідок неї будуть порушені захищені патентом чинні майнові права ІВ, у тому числі при виробництві, використанні, продажу лікарських засобів», – додав пан Коваль.

Крім того, виданий на виконання вимог Закону «Про лікарські засоби» Порядок державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, затверджений Постановою Кабміну від 26.05.05 р. №376, також містить декілька пунктів, що мають пряме відношення до захисту прав ІВ, а саме:

• п. 3-3: «Для державної реєстрації лікарських засобів, що базуються або мають відношення до об’єктів ІВ, на які відповідно до законів України видано патент, заявник подає копію патенту або ліцензії, якою дозволяється виробництво та продаж зареєстрованого лікарського засобу, і лист, в якому зазначається, що права третьої сторони, захищені патентом, не порушуються у зв’язку з реєстрацією лікарського засобу»;
• абз. 2 п. 9: «У державній реєстрації лікарського засобу може бути відмовлено у разі, коли після проведення розгляду заяви про порушення прав суд установив, що така реєстрація призвела до порушення захищених патентом України майнових прав ІВ, в тому числі у процесі виробництва, використання, продажу лікарських засобів».

Однак наведені норми чинного законодавства у сфері лікарських засобів можуть стосуватися лише захисту прав ІВ на ті об’єкти права, які захищені патентом (винахід, корисну модель, промисловий зразок), оскільки у їхніх текстах вживається слово «патент». «Зазначу, що набуття прав ІВ на торговельну марку відповідно до чинного законодавства засвідчується саме свідоцтвом України, – сказав Антон Коваль. – А тому, на жаль, не можна застосовувати зазначені норми до захисту прав ІВ на торговельну марку». На переконання адвоката, неврахування на законодавчому рівні можливості порушення прав ІВ на торговельну марку під час державної реєстрації лікарських засобів свідчить про певні недоліки законодавства і не сприяє захисту прав ІВ на торговельну марку. «Проте судовий захист прав ІВ на торговельну марку у фармацевтиці все-таки можливий на підставі спеціального законодавства, яке стосується захисту прав на торговельну марку», – додав він.

Якщо ж взяти законодавство у сфері ІВ, то положення щодо захисту прав ІВ на торговельну марку містяться перш за все у ст. 423, 424, 426, 431, 432, 495 ЦК та у спеціальному законі України у сфері захисту прав ІВ на торговельну марку, а саме у ст. 16, 20, 21 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Про Інтернет

Щодо мережі Інтернет, то, за словами Олександра Мамуні, нині в нашій державі постала досить непроста проблема для власників свідоцтва на торговельну марку. Довести в суді на стадії розгляду справи по суті факт наявності в Інтернеті, приміром, місяць тому товару, на якому красується «чужа» торговельна марка, практично неможливо. Останнім часом серед суддів ВСУ при розробці відповідних постанов Пленуму звучать думки щодо залучення як доказу незаконного використання торгової марки скопійованого зображення інтернет-сторінки. Більше того, після того як позовна заява вже внесена до суду, суддя, ознайомлюючись з нею, зможе особисто перевірити через мережу Інтернет факти, викладені у заяві. 

Посягання на права власника свідоцтва

«Дуже важливими для судового захисту прав ІВ на торговельну марку є положення ст. 20 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»», – зазначив Антон Коваль. Згідно з цією статтею будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені ст. 16 цього Закону, у тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника свідоцтва порушення закону повинно бути припинено, а порушник зобов’язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Окрім цього, власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати. Таку ж вимогу за згодою власника свідоцтва може ставити особа, яка придбала ліцензію.

Отже, саме зазначені норми чинного законодавства України у сфері ІВ і виступають тими правовими підставами для захисту прав ІВ на торговельну марку у фармацевтиці, на яких позивачу слід будувати позовні вимоги при зверненні із відповідною позовною заявою до суду. 

Дії позивача

Позивачем у справі про захисту прав ІВ у фармацевтиці, як правило, виступає особа, на ім’я якої з дотриманням приписів українського законодавства на території України була зареєстрована відповідна торговельна марка (марки) і видано свідоцтво України. Як свідчить судова практика у цій категорії справ, позивач може вже протягом тривалого часу здійснювати виробництво та реалізацію відповідних фармацевтичних препаратів на території України, мати відповідний сертифікат про державну реєстрацію медичного препарату під належною йому торговельною маркою, виданий Державною службою лікарських засобів і виробів медичного призначення Міністерства охорони здоров’я України, згідно з яким було встановлено відповідність медичного препарату позивача вимогам державних та міжнародних стандартів і дозволено його медичне застосування в Україні. Разом із свідоцтвом на торговельну марку відповідний сертифікат про державну реєстрацію медичного препарату є важливим доказом використання позивачем торговельної марки, і його доцільно надавати суду разом із відповідною позовною заявою.

Крім того, при нормативному обґрунтуванні позовних вимог позивачеві доцільно звернути увагу суду на те, що згідно зі ст. 9 Закону «Про лікарські засоби» лікарські засоби допускаються до застосування в Україні після їх державної реєстрації. «Таким чином, після реєстрації відповідного препарату відповідач матиме можливість виробляти та реалізовувати його на території України, а отже, вчинятиме дії, які законом про товарні знаки кваліфікуються як використання знака, чим порушуватиме права позивача як власника свідоцтва на торговельну марку, – додав адвокат ПЮА «Дубинський і Ошарова». – Викладене дасть позивачеві підстави обґрунтовано стверджувати в суді, що на етапі подання документів на реєстрацію препарату відповідач фактично вчиняє готування до неправомірного використання торговельної марки позивача». 

Забезпечення позову

Одним з найцікавіших питань, яке розкрив Антон Коваль, стали заходи забезпечення позову у справах про порушення прав ІВ на торговельну марку у фармацевтиці. «Як свідчить практика, для більш ефективного захисту прав ІВ позивача на відповідну торговельну марку разом з позовною заявою про захист прав ІВ на цю торговельну марку доцільно подавати заяву про забезпечення позову шляхом заборони Державному підприємству «Державний фармакологічний центр» МОЗ здійснювати реєстрацію лікарського засобу відповідача», – зазначив адвокат. Адже вжиття саме цього заходу забезпечення позову дозволить попередити труднощі у виконанні можливого судового рішення про задоволення позову. Обґрунтувати цю заяву можна такими фактами.

По-перше, позивач є власником відповідного свідоцтва України на торговельну марку, що зареєстрована для товарів 5-го класу МКТП, до яких належать: фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; ліки для людини; бактерійні препарати та бактеріологічні препарати на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби; культури мікроорганізмів на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби; дезінфікувальні засоби; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби; дитяче харчування; пластирі; перев’язувальні матеріали. Відповідно до ст. 495 ЦК та ст. 16 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» саме позивачу належить право використовувати відповідну торговельну марку та дозволяти її використання іншим особам.

По-друге, відповідач подав до Державного фармакологічного центру МОЗ заяву на реєстрацію лікарського засобу під торговою назвою, яка відтворює торговельну марку позивача.

По-третє, після реєстрації вказаного лікарського засобу відповідач на підставі ст. 9 Закону «Про лікарські засоби» матиме право безперешкодно застосовувати цей лікарський засіб на всій території України, тим самим порушуючи права позивача на торговельну марку, а отже, за умови реєстрації вказаних лікарських засобів Державним підприємством «Державний фармакологічний центр» МОЗ суттєво утрудниться виконання рішення суду щодо припинення порушення прав на торговельну марку, заборону її використання відповідачем, зобов’язання відповідача усунути з товару, його упаковки незаконно використану торговельну марку позивача або позначення, схоже з нею настільки, що їх можна сплутати, зобов’язання відповідача знищити виготовлені ним зображення торговельної марки або позначення, схоже з нею настільки, що їх можна сплутати.

Замість висновків

Зважаючи на досить незадовільний стан практичного захисту прав інтелектуальної власності, слід зазначити, що судова тяганина є останньою в переліку можливих способів відстоювання своїх прав. Як вірно відзначили доповідачі на семінарі, перш ніж звертатися до суду, треба врахувати інтереси та побажання самого фармвиробника, який останнім часом проявляє інтерес до медіаторів. Хоча, як відомо, жодних юридичних наслідків після медіації може не виникнути.

Коментар фахівця 

Партнер ЮПФ «Грищенко і Партнери» Майя ЛЬГОВА:

– Загальні враження від семінару є позитивними, але зважаючи на широту тематики, на мою думку, були висвітлені у повному обсязі далеко не всі аспекти і, відповідно, слухач не отримав чітких відповідей на всі питання.

У короткому коментарі неможливо дати відповідь на питання, що виникають у роботі з різними об’єктами охорони, адже кожний об’єкт має свої особливості. У галузі фармацевтики ці особливості пов’язані передусім з вимогами ВОЗ до реєстрації лікарських препаратів та їх назв, про що досить повно у своїй доповіді розповіла представник Фармкомітету України пані Баула. Другою особливістю галузі є досить довгий термін життя лікарських препаратів, які іноді використовуються 100 і більше років. Крім того, в цій галузі поряд з оригінальними препаратами фірм-виробників, що мають (або мали) на них охоронні документи «живуть» так звані генерики, котрі, по суті, є аналогічними препаратами та використовуються для лікування одних й тих же захворювань, відрізняючись лише назвами. Найчастіше генеричні препарати починають своє життя після закінчення дії охоронних документів, але іноді саме при використанні таких препаратів виникають порушення прав власників патентів та як наслідок тривалі судові процеси.

Зазначу, що українське законодавство на сьогодні створює необхідні правові засади для успішного захисту прав інтелектуально власності в нашій державі. Недоліком системи є відсутність методичних матеріалів з чіткими інструкціями стосовно проведення як експертизи об’єктів інтелектуальної власності, так і судової експертизи.